Artigos e Publicações

No início de julho de 2017, entrou em vigor a Instrução Normativa nº 70/2017 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que atualizou os procedimentos de registro e averbação de contratos de transferência de tecnologia perante tal instituto. Foram expressamente revogadas as Instruções Normativas nº 16/2013 e nº 39/2015.

As principais alterações trazidas pela instrução normativa podem ser assim resumidas:

1. Dispensa de averbação em casos de exportação de tecnologia. Contratos em que a parte brasileira figura como cedente não precisam mais ser averbados no INPI para produzirem efeitos, inclusive para fins de remessa de royalties ao exterior.

2. Redução do escopo da análise pelo INPI. Trata-se da alteração mais relevante. Até então, o INPI analisava as regras de remuneração acordadas entre as partes, à luz da legislação fiscal, tributária e de controle de capitais estrangeiros, com o objetivo de garantir que valores pagos a título de royalties não ultrapassassem os coeficientes percentuais máximos para a respectiva dedutibilidade, conforme estabelecido na Portaria nº 436/58 do Ministério da Fazenda. A depender da análise, o INPI permitia-se sugerir alterações contratuais quanto à estrutura da remuneração. Com a nova instrução normativa, o INPI atribui às partes a responsabilidade pelo cumprimento das normas fiscais, tributárias e de controle de capitais estrangeiros, assim como devolve totalmente às autoridades fiscais e ao Banco Central a responsabilidade pela correspondente fiscalização. Nesse sentido, nos Certificados de Averbação do INPI será incluída a seguinte nota informativa: “O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior”.

Além das alterações mencionadas acima, a nova instrução normativa do INPI alterou regras formais sobre documentos que devem acompanhar pedidos de averbação e estabeleceu novas diretrizes para a análise de pedidos, o que veio a ser, em seguida, mais detalhadamente especificado na Resolução do INPI nº 199/2017.

Por fim, apesar das alterações acima indicadas, é importante relembrar que a averbação de contratos de transferência de tecnologia no INPI continua sendo condição para (i) a produção de efeitos contra terceiros, (ii) a remessa de pagamento de royalties para o exterior e (iii) a dedução fiscal dos valores pagos ao exterior a título de royalties da base de cálculo do imposto de renda.